江西博德律师事务所 2025年05月08日

第967期  编号：JXBD20250508

编者 | 知识产权中心  熊吉

专利制度的本质是以公开换取保护，但专利制度中技术方案可能对国家安全及发展利益、公共利益有着重大影响。基于此，国家对专利的申请、审查、转让等均有特殊规制。

自2004年起施行的《国防专利条例》对国防专利进行规制，当一个发明专利涉及国防利益以及对国防建设有潜在作用需要保密时，此时需要根据《国防专利条例》的规定，由国防专利机构受理和审查，代理的专利事务所也需要是有保密资质的特殊专利事务所。国家知识产权局受理的专利申请被发现涉及国防利益需要保密时，应当及时将此专利申请移交国防专利机构进行审查。

自2008年《中华人民共和国专利法》第三次修订时引入保密审查制度，保密审查的对象为发明专利和实用新型专利，不包括外观设计专利。其具体要求为：在中国完成的发明或者实用新型，在向外国申请专利之前，需要事先经过国家知识产权局保密审查并获得批准。

专利的转让涉及进出口时，需要符合《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国技术进出口管理条例》等法律法规的规定，不得出口禁止出口的技术，出口属于限制出口的技术应当向国务院外经贸主管部门提出申请并获得审查批准。

上述制度的目的均为维护国家安全或重大公共利益，防止关系国家安全或重大公共利益的技术泄密或违规出口而对国家利益造成不可挽回的损害。其中，保密审查制度是专利法的强制要求，专利权人一旦违反此规定径行将在中国完成的发明或者实用新型直接向外国申请专利，无论专利权人是故意或过失，即便技术方案不涉及国家安全或重大公共利益而无需保密，专利权人再向国家知识产权局申请此项专利的，属于应当予以驳回的情形；而且即使获得了专利授权，也属于无效宣告请求的范围。

2022年国家知识产权局对一项名为“可扩展传动组件装置和升降柱”的实用新型专利宣告全部无效，理由即是专利权人未履行保密审查的义务向外申请专利。

适用保密审查制度的前提是发明专利或实用新型专利是在中国完成的。这一步的判定需分情况进行：

1、如果技术方案在中国境内研发完成，则该发明被视为在中国完成；

2、如果技术方案是跨国团队合作完成，则应遵循以下程序进行判定：

首先需要明确技术方案的实质性内容：“对于何为技术方案的实质性内容，要从发明创造的内容和申请文件的技术方案角度进行判断，一方面，所述实质性内容应当体现在诉争权利要求中，尤其是独立权利要求中，另一方面，所述实质性内容原则上应当属于现有技术中未曾披露过的内容”。

其次需要确定发明人贡献度以及相应智力贡献的完成地。研发能力涉及当地的技术水平、研发人员、研发投入、研发设备等方面，并以研发时的实验室笔记、项目报告、通信记录等材料予以佐证。当专利权人在国外不具有研发人员、研发投入、研发设备等研发要素时，可推定技术方案在中国境内研发完成。

宣告全部无效的“可扩展传动组件装置和升降柱”实用新型专利，由于未能提供技术方案的实质内容在外国完成的证据材料，而且未能提供在外国具有研发人员、研发投入、研发设备等研发要素条件，因此被推定为技术方案在中国境内研发完成；而由于专利权人直接在美国递交临时申请，然后以在美国的在先申请为优先权再向中国申请专利保护并获得授权的。后期专利权人在专利维权过程中，被诉侵权人发起专利无效，经国家知识产权局审查，涉案实用新型专利最终因违反保密审查制度而被宣告全部无效。

所以，企业在向国外申请发明专利和实用新型专利前需要考量：

1、技术方案的实质性内容以及是否在中国境内研发完成；

2、是否需要在中国境内得到保护。如果不用考虑中国市场或后续布局要求，那么违反保密审查制度只是将影响中国境内的专利权，而不会影响国外的专利权。但如果相关的技术方案被认定为国家秘密，那么又有承担刑事责任的可能性；

3、确需在中国境内得到保护的，那么就必须进行保密审查，保密审查审查方式有如下几种：

A、如果专利权人需要在中国境外递交首次专利申请，申请人需要事先向国家知识产权局单独请求保密审查；

B、如果专利权人在中国首次提交专利申请，可以在递交中国专利申请时，或在巴黎公约期限内并且向境外提交专利申请前，向国家知识产权局请求保密审查；

C、如果专利权人向国家知识产权局提交PCT申请，将被默认视为同时向国家知识产权局提出保密审查请求。

结语：一旦违反保密审查规定，在申请和审查阶段属于不能授权的情形，即使获得授权后也属于专利权全部无效的情形，而且没有任何补救措施。所以专利申请前不仅要考虑市场规划等商业因素，还需要合法合规以避免专利无效的风险。在研发阶段，应当保存各种研发资料，如实验室笔记、项目报告、通信记录等材料，后续对技术方案的实质性内容及完成地的认定可以提供有力证据。